[브릿지 칼럼] 코카콜라와 초코파이의 차이점
전소정 지심특허법률사무소 대표 변리사
입력일 2021-11-01 14:11
수정일 2022-06-19 15:13
발행일 2021-11-02
19면
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지난해 상표 출원 건수는 총25만 7933건이었다. 코로나 시기임에도 불구하고 상표 건수는 지속적으로 증가하고 있다. 상표, 즉 브랜드의 포화 시대를 살고 있는 우리는 현실적으로 등록가능성이 높은 상표를 가지기가 매우 어렵다. 그러나 상표법에서 보호하는 상표의 개념, 등록요건을 잘 이해하고 상표를 선택하면 등록가능성을 높일 수 있다. 상표의 식별력을 높여 등록가능성을 높이는 방법을 알아보자.
식별력이란 상표는 내 상품과 타인의 상품을 구별하게 해주는 능력을 말한다. 소비자들은 ‘아디다스’나 ‘나이키’, ‘코카콜라’나 ‘펩시콜라’라는 상표만으로 상품을 구별한다. 그러나 상표가 상품의 특성을 직접적으로 나타내는 용어만으로 구성되었다면 수요자들은 이 상품과 저 상품을 구별하기 어려워진다. 이를 상표법적 용어로 ‘출처의 오인혼동 가능성’이라 말한다. 예를 들어, ‘초코파이’라는 상표는 대중에게 초코를 입힌 빵의 보통 명칭으로 인식되기 때문에 더 이상 A회사의 ‘초코파이’와 B회사의 ‘초코파이’를 구별하게 해주는 능력, 즉 식별력을 갖추지 못했다. 식별력이 약한 상표는 상표법에서 보호 받는 상표가 될 수 없어 독점적으로 해당 상표를 사용할 권리를 가지지 못한다.
한 상표가 얼마나 식별력을 갖고 있는지 판단하는 것은 전문가도 쉽지 않다. 상표 분쟁에서도 판사의 판결도 뒤집힐 수 있을 정도로 주관적인 영역이다. 그럼에도 식별력의 개념을 어느 정도 이해해야 식별력을 갖춘 상표를 선택할 수 있다.
식별력의 판단기준을 쉽게 설명하면 수요자들이 상표를 보고 그 상품의 특성을 직관적으로 알 수 있다면 해당 상표의 식별력은 약하다고 볼 수 있다. 실무를 하다보면 문제는 ‘직관적’인 인식 가능 여부라 할 수 있는데, 상품의 특성을 ‘암시적’으로 드러낸 상표는 식별력을 인정 받아 등록 받을 수 있다는 말이기도 하다.
예를 들어 최근에 심사 결과가 나온 네오시스템즈의 원스톱 물류서비스 ‘택배플래너’의 경우 식별력이 있다고 볼 수 있을까? ‘택배플래너’라는 상표는 이 상품 또는 서비스가 ‘택배’와 관련된 것임을 명확히 알 수 있으나 ‘플래너’ 부분은 상품의 특징을 직접적으로 설명하지 않는다. 암시할 뿐이다. 결국 ‘택배플래너’는 택배 서비스 분야에 대해 상표권을 확보했다.
한 가지 예를 더 든다면, 배즙을 주 원료로 한 ‘갈아만든 배’는 해당 상표를 보고 상품의 특성을 직관적으로 알 수 있어 식별력이 약한 상표로 상표 등록에 성공하지 못했다. 비슷한 시기에 나온 ‘미녀는 석류를 좋아해’는 석류가 포함된 음료임을 직접적으로 설명할 수 있으나 ‘미녀’ 부분은 상품과의 관계를 암시적으로 드러낼 뿐 직접적으로 설명한다고 볼 수 없어 결국 상표 등록에 성공했다.
따라서 상표 등록의 가능성을 높이려면 우선 상표의 식별력부터 갖추어야 한다. 내 상표가 상품의 특징을 너무 직접적으로 설명하고 있지 않은지, 해당 업계에서 보편적으로 사용되는 용어만으로 구성되어 있지 않은지, 현재 유행하고 있는 단어로만 조합되어 있지 않은지를 스스로 진단한다면 식별력을 높여 상표 등록에 성공할 수 있다.
도저히 내 상표의 이름 부분에서 식별력을 높일 수 없다면, 식별력 있는 도형 등을 추가하는 방법이나 사용에 의한 식별력을 후발적으로 취득하는 방법도 고려할 수 있다.
전소정 지심특허법률사무소 대표 변리사
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