최근 특허법원 특허1부는 떡볶이 프랜차이즈업체 ‘나는 조선의 떡뽂이다!’ 대표 A씨가 특허청장을 상대로 낸 상표거절결정 취소소송에서 원고승소 판결(2017허1908)해 눈길을 끈다. 이는 유명 떡볶이집 ‘조선떡볶이’와 유사 상표로 보기 어려워 ‘나는 조선의 떡뽂이다!’라는 상표로 등록이 가능하다는 판결이다.

2015년 A씨는 ‘나는 조선의 떡뽂이다!’라는 문구의 서비스표를 외식업 관련 지정서비스업으로 출원 신청했지만 특허청은 ‘조선떡볶이’와 유사한데다 지정서비스업도 동일하다면서 상표등록을 거절했다.

이에 A씨는 특허심판원에 심판을 청구했지만 같은 이유로 기각되자 상표거절결정취소소송을 냈다. 이에 대해 법원은 “‘조선’이 포함된 서비스표는 외식업 등 이 사건 지정서비스업과 동일하거나 유사한 지정서비스업에 다수 등록되어 현재 사용되고 있고, ‘조선’에 메밀, 막걸리 등 수요자에게 제공되는 음식으로 직감될 수 있는 명칭이 결합된 서비스표가 다수 등록돼 사용되고 있기 때문에 ‘나는 조선의 떡뽂이다!’가 지정서비스업과 관련해 식별력이 없거나 미약하다고 보기 어렵다”고 밝혔다.

이어 “‘나는 조선의 떡뽂이다!’는 ‘조선떡볶이’와 문자의 구성, 글씨체, 글자 수, 색상 등 외관이 서로 다르고, ‘나는 조선의 떡뽂이다!’는 ‘내가 조선의 국모다’를 패러디한 표장으로 수요자들에게 인식될 가능성이 높아서, 비록 표장 문자 부분이 조선과 떡볶이라는 공통된 문자를 포함하고 있으나 표장의 문자 부분은 관념이 서로 다르다”고 판시했다.

일반적으로 상품을 생산하고 가공 또는 판매하는 자가 자기의 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위해 사용하는 표장을 ‘상표’라고 한다. 상표의 구성요소로는 기호, 문자, 도형, 입체적 형상, 색채, 홀로그램, 동작이나 그밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것뿐 아니라 소리나 냄새 등 시각적으로 인식할 수 없는 것까지 인정된다.

법무법인 케이엘에프의 김선진 대표변호사는 “업과 관련이 없는 표장이거나 상품을 식별하기 위한 표장이 아닌 경우 상표법상 상표로 인정될 수 없고 독립된 상거래 목적물이 아닌 물품은 상표가 표시되어 있더라도 특별한 사정이 없는 한 상표의 사용으로 볼 수 없다”고 설명했다.

본질적으로 상표권은 독점권으로서 상표권을 취득하면 타인의 권리를 침해할 걱정 없이 등록한 상표를 사용할 수 있고 무효 사유가 발생해 무효가 되더라도 무효심판청구에 대한 통지를 받기 전까지는 사용에 대한 책임을 지지 않아도 된다.

또한, 김 변호사는 “상표권자는 타인이 자신의 등록상표와 같거나 유사한 상표를 그 지정상품과 같거나 유사한 상품에 사용하는 등의 권리침해를 당할 경우 금지나 예방을 위해 ‘침해금지청구권’ 또는 ‘손해배상청구권’ 등을 행사할 수 있다”고 강조했다.

통상 상표권의 침해는 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 정당한 권원 없이 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 경우에 해당된다. 따라서 상표권의 동일 또는 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의해 제조나 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가 여부를 기준으로 판단하게 된다.

김선진 지식재산법 전문변호사는 “아울러 상품 자체의 속성인 품질이나 형상, 용도와 생산 부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단해야 한다”면서 “상표권 침해행위에 해당된다면 7년 이하의 징역이나 1억원 이하의 벌금으로 형사처벌을 받을 수 있다”고 설명했다.

이어 “상표권 분쟁 없이 안정된 창업을 하기 위해서는 우선 상표 등록 여부를 판단하고 가능하다면 상표등록출원을 하는 것이 필요하다”면서 “상표권 침해 외에도 유사 영업표지의 사용은 영업표지 침해에 해당되어 부정경쟁방지법으로 처벌될 수 있으므로 창업이나 상표등록을 위해서는 지식재산법 전문변호사의 자문이 반드시 필요하다”고 조언했다.

한편, 김선진 변호사는 가맹사업법과 지식재산법 분야에서 축적된 경력과 노하우를 통해 다양하고 특수한 관련 분쟁 상황에 대해 사안별 맞춤형 법률서비스를 제공하고 있고, 창업자들을 위한 꼼꼼한 법률 컨설팅과 자문으로 차별화된 도움을 주고 있다.